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《專利審查指南》明確規定:發明是否具備創造性,應當審查其是否具有突出的實質性特點和顯著的進步,所謂顯著的進步是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。
技術效果是判斷發明是否具備創造性的關鍵因素之一,在此筆者將通過案例分析的方式向大家展示發明技術效果的撰寫和意見答復時需要注意問題,并給出相關建議。
案例1——通過撰寫發明的技術效果以突出發明的創造性
權利要求1請求保護一種用于合成生物柴油的催化劑制備方法。根據檢索得到本申請背景技術提供的文獻1可認為是最接近的現有技術,權利要求1與文獻1的區別在于特征A,而背景技術提供的文獻2已經給出了采用特征A的技術啟示。為了提高催化劑的穩定性,本領域技術人員很容易想到將文獻2的特征A替換文獻1的制備方法以獲得催化性能更優的催化劑。
假如申請人在撰寫申請文件時,根據自身所檢索和掌握的現有技術知識,能有針對性的進行對比實驗,對比本申請催化劑與最接近的現有技術文獻1的催化劑在催化活性上的差異,找到本申請催化劑較現有技術的催化劑在某些性能上的提高,而這些性能上的改進是本領域技術人員依據現有技術所無法預料的,那么當申請人將這些技術效果和對比試驗數據撰寫在本申請說明書中,本申請催化劑就由于產生了某些預料不到的技術效果從而使得本申請具備突出的實質性特點和顯著的進步,進而具備創造性。
因此,在撰寫與現有技術區別較少或改進較小的申請時,首先要充分檢索和了解現有技術,盡可能的找到最接近的現有技術,然后要突出對發明技術效果的撰寫,重點找出本發明較現有技術,尤其是最接近現有技術所獲得的更優或無法預料的技術效果,以更好的印證本發明的創造性,在具體撰寫時可以通過對比實驗的實施對比例來證明本發明所取得的有益的和預料不到的技術效果。
案例2——預料不到的技術效果應是明確并具有依據,同時基于區別特征得到的
權利要求1請求保護一種催化劑。申請人將與對比文件存在區別的載體(該載體是本領域所公知的)補入權利要求1中,并在意見陳述中指出該載體與催化劑各組分中的氧化物之間都具有很強協同效應,具有預料不到的技術效果。而在本申請的說明書中僅記載了催化劑活性好,并沒有記載該技術效果是由限定的載體而產生的,也沒有記載對比實施例來證明催化劑活性高于現有技術的催化劑。
在爭辯發明具有預料不到技術效果時,需要注意的是預料不到的技術效果的描述應當是明確并具有依據的,這里所指的“明確”應當是明確記載區別于現有技術的具體技術效果,并不是含糊的表述“預料不到的性能或效果”,而所謂“有依據”則是指需要記載或提供相應的對比試驗證據或者利用現有技術證據(如本領域的普通技術知識)來證明技術效果的預料不到;同時預料不到的技術效果應當是基于發明的區別技術特征和該區別特征結合權利要求的其它已知特征而得到的,具體而言是預料不到技術效果是由區別特征對于現有技術改進后而隨之產生的,這是由于如果該技術效果不是區別特征和該區別特征結合權利要求的其它已知特征而得到的,那么該技術效果就可以認為是由現有技術就能達到的,也就是沒有產生所屬領域技術人員事先無法預測或者推理出來的在技術效果上“質”或者“量”的變化,不能被認定為預料不到的技術效果。具體到本案例,說明書中只是籠統的記載催化劑活性好,并沒有記載或提供對比試驗或其它證據證明載體與催化劑活性組分產生協同作用,并且取得了較現有技術更優的技術效果。同時本申請既沒有記載也沒有提供對比試驗或其它證據來證明催化劑所取得的技術效果是由于載體的區別特征改進現有技術所獲得的,即使本申請的催化劑具有較好的技術效果,那也由于無法證明現有技術獲得不到該技術效果而不能將該技術效果認定為預料不到的。
因此,在撰寫申請文件時,建議的做法是申請文件中都應當明確記載發明所要解決的技術問題和與之相對應所獲得的技術效果,并給出適當的實驗數據驗證上述技術效果。即使申請人在撰寫申請文件時檢索的現有技術不同于審查員檢索的最接近的現有技術,如果申請人在申請文件中記載了技術效果并提供了相應的效果實驗證據,那么申請人在收到審查意見通知書后可以根據審查員提供的最接近的現有技術提供相應的對比實驗數據。同時申請人在提供對比試驗數據以證明發明技術效果時應注意該技術效果應在申請文件中有明確記載,并且該技術效果是基于發明的區別技術特征和該區別特征結合權利要求的其它已知特征而得到的。
案例3——預料不到的技術效果應當是在發明要求保護的整個范圍內都可以達到的。
權利要求1請求保護一種分離膜,申請人在意見陳述中列出了對比實驗數據,在實驗中,對三種分離膜作了實驗1、2、3,實驗1和實驗2的分離膜相當于對比文件1中的分離膜,實驗3相當于本發明的分離膜。實驗3分離膜的分離效果遠遠超過實驗1和2的分離膜,以證明本發明的分離膜具有預料不到的技術效果。
通過分析本申請和對比文件,審查員發現本申請權利要求1并沒有限定實驗3分離膜區別于實驗1和2的分離膜的特定特征,即實驗1和實驗2對應的分離膜都在本申請權利要求1的保護范圍內,這表明僅有一部分發明要求保護的范圍能夠達到實驗3分離膜的效果,而另一部分范圍(對應實驗1和2的分離膜)并不能達到該效果,甚至可能相差較大,所以實驗3分離膜所產生的預料不到的技術并不是權利要求整個保護范圍內都能達到的,如果該效果是創造性的唯一爭辯理由,就不能認為發明產生了預料不到的技術效果。
因此,在提供對比試驗數據以證明預料不到技術效果時,需要注意的是預料不到的技術效果應當是發明所要保護的整個范圍內都可以達到的,在提供對比試驗證據時應當與權利要求請求保護的范圍相對應。由于用于證明預料不到技術效果的實施例或對比試驗數據通常是一個較小的范圍,而權利要求保護的范圍通常較大,因此權利要求請求保護的技術方案往往是在申請人陳述的產生預料不到技術方案的基礎上進行概括得到的,申請人在進行概括時需要充分考慮技術領域的可預見性水平和概括的特征與對預料不到技術效果起作用的特征之間的關系這兩個因素。具體而言,對于技術效果可預見性水平相對較高的技術領域,例如機械、電學等領域,通常認為可以根據取得預料不到技術效果的技術方案概括至一個較大的保護范圍;對于技術效果可預見水平相對較低的技術領域,例如化學、生物等領域,鑒于這些領域大多屬于實驗科學,技術效果通常需要實驗數據加以驗證,通常認為不能根據取得預料不到技術效果的技術方案進行概括,或者僅能進行非常有限的概括。而對于概括的特征與對預料不到技術效果起作用的特征之間的關系,如果概括的技術特征與對預料不到技術效果起作用的技術特征之間相互獨立,無相互作用和彼此聯系,通常認為可以根據取得預料不到技術效果的技術方案概括至一個較大的保護范圍;反之,如果概括的技術特征為對預料不到技術效果起作用的技術特征或者它們之間密不可分,存在相互作用和彼此支持,通常認為不能根據取得預料不到技術效果的技術方案進行概括,或者僅能進行非常有限的概括。
案例4——通過對比試驗證明發明技術效果時應基于相同的比較基準
權利要求1請求保護一種用于空氣凈化的催化劑。申請人在意見陳述中提供了本申請和對比文件兩者催化劑的對比實驗數據,指出本申請的催化劑具有預料不到的技術效果。
審查員通過比較申請人所述的對比試驗證據,發現該對比試驗的效果數據存在針對反應氣體不同,反應原料氣組成不同,反應空速也不同,因此該對比試驗的比較基準不同,并不具有可比性,不能得到兩者催化劑活性不同的結論。
因此,在提供對比試驗數據以證明發明技術效果時,應當注意在實驗中采用相同的比較基準,具體而言,比較基準應為相同的比較目標,相同的實驗條件,相同的效果評價體系。只有通過采用相同的比較基準得到的對比實驗數據才能真正的反映對比雙方在技術效果上的差異,否則所得到的對比數據并不能證明發明的技術效果。
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